우리회사 특허관리

December 25, 2017

 

책소개
  
1. 진짜 특허실무책이다
민간과 공공, 특허법인과 일반기업을 두루 섭렵한 저자들의 경험에서 우러나온 특허 이야기다. 남의 회사 이야기나 기사를 짜집기한 것이 아니라 저자들이 직장에서 부딪힌 사례와 십년 이상 다듬은 업무 방법론을 담았다.
  
2. 법률서적이 아니라 실무서다
특허 하나로 부자가 될 수 있다는 부추기는 내용도, 지루한 특허법전 교과서도 아니다. 스타트업 직원부터 대기업 특허담당자까지, 누구나 참조할 수 있는 철저한 실무서다. 읽고 나니 재밌었다가 아니라 무엇을 어떻게 해야할 지를 제시하였다.
기업, 대학과 연구소, 공공기관, 특허법인에 이르기까지, 특허업무가 이루어지는 다사다난한 업무현장에서 직접 경험한 특허실무를 체계화하였다. 조직의 특허담당자인 인하우스 특허관리자에게 필요한 △인하우스 특허업무 개요 △국내외 특허출원 및 등록관리 △특허자산실사 및 포트폴리오 △분쟁예방 및 대응전략 △라이선싱과 세무 등 사업지원 업무 △직무발명과 기술이전 △계약업무 등의 내용을 담고 있다. 또한 저자들이 인하우스 특허관리자로서 겪었던 다양한 에피소드와 실무팁, 각종 서식 등도 볼 수 있다
  

저자 소개
  
저 장진규
고려대학교에서 전자공학으로 학사학위를, 그리고 정부 유학생으로 조지아텍에서 경영학으로 석사학위를 받았으며, 한양대학교 과학기술정책학과 박사과정 재학 중이다. 포스데이타(주)의 이동통신 장비 사업부문에서 미국, 말레이시아 등 해외기업 및 정부와의 사업개발업무를 담당하였으며, 재직 중 제43회 변리사시험 에 합격하였다. 변리사 자격 취득 후 국내 굴지의 특허법인 남앤드남에서 퀄컴, 어플라이드 머티어리얼즈 등 글로벌 기업의 특허출원을 대리하였고,삼성과 세종대에서는 특허분쟁, 라이선싱 및 기술사업화를 수행하는 등 민간과 공공부문을 두루 거쳤다. 또한, 표준특허 등 강한 특허를 활용하여 해외기업들로부터 로열티를 받는 등 기술무역수지개선에도 기여했다. 강연 및 저술 활동으로는 수년간 대한변리사회연수원에 출강하여 기업의 특허관리업무를 강의했으며, 지식재산 제도 발전을 위한 고언들이 다양한 매체에 게재된 바 있다. 지식재산의 핵은 공유와 소통이라는 신념 아래 전문가뿐 아니라 일반인들에게도 특허시스템에 대한 바른 인식을 함양하기 위해 노력 중이다.
  
저 박병욱
연세대학교 금속공학으로 학사학위를, 한국과학기술원에서 지식재산 전공으로 석사학위를 받았으며, 중앙대학교 법학전문 박사과정 재학 중이다. 일진그룹 기획조정실에서 신규사업 검토 업무를 시작으로, 유수의 특허법인들과 ㈜에스앤에스텍, ㈜동부하이텍에서 특허현재까지 ㈜테스에서 지적재산팀장으로 재직 중이다. 대외활동으로 특허청 변리사제도개선위원회, 손해배상제도 개선위원회에 참여하였고, 기업의 지식재산 인력들이 참여하는 (사)한국지식재산협회에서 기획조정위원 및 학술분과 위원장으로 활동하며 기업의 강한 특허 확보 및 특허분쟁 대응 전략에 대해 고민하고 전파하는 데 기여하고 있다. 또한, 고려대 등 다수의 대학과 대학원, ㈜기가레인과 ㈜만도를 위시한 기업, 각 지역지식재산센터, 한국발명진흥회, 한국지식재산협회, 경기도 중소기업 CEO 포럼, 한국산업기술진흥협회, 코리아스타트업포럼 등 다수의 민관단체에서 기업의 지식재산경영 및 특허분쟁에 관하여 강의해왔다. 저술 활동으로는 아이피노믹스의 객원기자로서 칼럼을 게재해왔으며, 지식재산 능력시험 교재(공저)를 저술하였다. 무엇보다 우리나라 기업의 지식재산 분쟁 승리를 위한 전략과 지식재산경영의 실현에 기여하고자 다양한 노력을 기울이고 있다.
  
  
목차
  
chapter 1. 인하우스 특허관리자 업무 일반
       01. 특허관리자 인하우스 업무란? 
       02. 부서·조직 구성 및 운영
       03. 특허관리자 역할 일반 
       04. 외부전문가와 내부관리자의 역할 분담 및 외부전문가 활용 
              - 장변리사의 에피소드1 : 뱁새가 황새 따라가면 
              - 장변리사의 에피소드2 : 중국어 번역 개선하려다… 
              - 장변리사의 에피소드3 : 특허권 행사를 포기하라고? 
              - 장변리사의 에피소드4 : 발주처도 주의하세요 
  
chapter 2. 특허관리업무 실무
       01. 국내출원관리 
              (1) 발명자 확정 
                     가. 직무발명 여부의 판정 
                     나. 발명자 확정 문제 
              (2) 공동출원인 확인 
                     가. 외부인(기업)과의 공동출원시 계약 
                     나. 외부조직 및 정부연구개발인 경우 과제 협약 
              (3) 공지 및 공개행위 확인 
                     가. 연구원?교수?학위논문 및 학회?세미나 
                     나. 박람회 및 전시회 
                     다. 제안서 제출 및 발표 
              (4) 선행기술조사 및 특허성 검증 
              (5) 발명상담 
                     가. 비용 = f(금전, 시간) 
                     나. 발명자는 거짓말쟁이다 
                     다. 발명자가 말하게 하라 
              (6) 특허명세서의 검수
                     가. 발명의 설명 및 도면 등 
                     나. 청구항 
                     다. 해외출원을 대비한 고려사항 
                     라. 공개수위의 조절 
              (7) 중간사건 대응 
                     가. 기재불비 
                     나. 신규성 및 진보성 
                     다. 1발명 1출원 (특허법 제45조) 
                     라. 무권리자 출원 (특허법 제34조 및 제35조) 
              (8) 발명 유형에 따른 출원전략 
                     가. 권리의 확보 
                     나. 타인의 등록 견제 
                     다. 우선일 확보 
              (9) 대리인 선정 및 관리 
                     가. 쌍방대리 
                     나. 유능한 대리인 식별 
                     다. 교체 및 추가전략 (우리 회사의 성장) 
       02. 해외출원관리 
              (1) 출원국 또는 지정국 선정 및 라우트 선택 
                     가. 출원국(지정국) 선정 
                     나. 해외출원 라우트의 선택 
                     다. 국제출원의 보정 
              (2) 번역 및 최종 명세서의 검수 
              (3) 해외 대리인 선정 및 활용 
       03. 출원관련 부수 업무 
              (1) IP 관리 시스템 구축 및 운영 
              (2) 연구개발 과제보고 
       04. 등록특허 유지관리 업무 
              (1) 등록특허 유지여부 판단
                     가. 사실관계
                     나. 특허유지 여부의 결정을 위한 기준 및 대상 특허의 계층구조 
              (2) 등록특허 유지관리의 아웃소싱 
                     - 장변리사의 제언1 : 담당자에게 재량을 
                     - 장변리사의 제언2 : 그만 좀 우려먹어요 
                     - 장변리사의 제언3 : 실용신안을 활용하자 
                     - 장변리사의 에피소드5 : 우선심사의 부작용 
                     - 장변리사의 제언4 : 해외출원tip1. 국내출원 후 취하전략 
                     - 장변리사의 제언5 : 해외출원tip2. 국내출원 없이 바로 외국어로 PCT 출원 
                     - 장변리사의 제언6 : 개인정보보호법 
  
chapter 3. 보유특허 자산실사 및 포트폴리오 구축
       01. 보유특허 자산실사 
              (1) 권리 안정성 및 시장성 분석을 통한 자체등급 부여 
              (2) 자체등급이 부여된 특허에 대한 활용방안 마련 
              (3) 미활용 특허에 대한 처리방안 모색 
       02. 특허 포트폴리오 구축 
              (1) 보유특허에 대한 기술분류별 카테고리화 
              (2) 기술분류별 카테고리에 따른 활용방안 수립 
                     - 장변리사의 에피소드6 : A급 특허 
  
chapter 4. 분쟁예방 및 대응전략
       01. 늘어만가는 지식분쟁 
       02. 분쟁의 최근 동향 
              (1) 글로벌 특허전쟁 시대 
              (2) 비실시 기업의 소송 급증 
              (3) 미국 외의 소송 증가 
              (4) 손해배상의 고액화 
              (5) 기술의 융합 및 복잡화, 기술개발 속도의 비약적 증가 
       03. 분쟁의 예방 전략 
              (1) 날로 격해지는 특허분쟁 
              (2) 분쟁 대비 활동 
                     가. 자사 제품 관련 국내외 특허동향 파악
                     나. 계약에 의한 기술의 보호
                     다. 상대방의 무분별한 침해소송에 단호한 대응
                     라. 특허 포트폴리오의 구축
                     마. 내부적인 정보의 관리
                     바. 특허의 보증 및 면책 요구
                     사. 해외 전시회 참가시의 분쟁 대응
                     아. 침해로 인한 분쟁의 대응역량 확보
                     자. 경쟁자 특허에 대한 적극적인 대응
       04. 분쟁의 대응 전략 
              (1) 경고장 수령 단계 
                     가. 특허분쟁 대응팀 구성 및 미국 분쟁의 경우 증거보존 명령 
                     나. 경고장 및 특허권자의 분석
                     다. 특허권의 분석
                     라. 특허권의 무효화 검토
                     마. 기타 항변사항 검토 
              (2) 침해주장이 타당한 경우의 대응 방안 
                     가. 실시 중지
                     나. 회피설계
                     다. 대응특허 검토
                     라. 실시권 계약 또는 특허 매입 
              (3) 침해주장이 부당한 경우의 대응 방안 
                     가. 해당 기업의 기본 전략 확인 후, 일관되고 탄력적으로 대응
                     나. 소송과 협상
                     다. 재판외 분쟁해결 수단의 고려
              (4) 경고장의 회신 
              (5) 협상 및 라이선싱 
                     가. 협상
                     나. 계약서 검토 및 작성 
              (6) 특허침해소송 단계 
              (7) 미국 특허침해 소송 절차 및 특유한 제도
                     가. 소장의 송달
                     나. 피고의 대응 절차
                     다. 증거개시절차
                     라. 마크맨 히어링
                     마. 약식판결
                     바. 공판
                     사. 판결
                     아. 항소절차 
       05. 대체적 분쟁해결 
              (1) 대체적 분쟁해결이란? 
              (2) 대체적 분쟁해결의 장단점 
              (3) 대체적 분쟁해결의 종류 
                     가. 알선 및 주선
                     나. 조정
                     다. 협상 및 화해
                     라. 중재 
              (4) 대체적 분쟁해결 제도의 이용 및 중재조항 
                     - 박팀장의 에피소드1 : 강한 특허는 돈이 된다 
                     - 박팀장의 에피소드2 : 우리 비즈니스가 아닌 특허를 가지고 있어야 하나? 
                     - 박팀장의 에피소드3 : 경고장이 오면 권리자에게 인간적으로 호소?
                     - 박팀장의 에피소드4 : 죽은 특허로 소송을? 
                     - 박팀장의 한걸음 더1 : 청구항 전제부 기재내용은 청구범위 해석에 영향을 주나 
                     - 박팀장의 한걸음 더2 : 손해배상액 산정 방법 
                     - 박팀장의 한걸음 더3 : 특허포기도 전략 
                     - 박팀장의 한걸음 더4 : 간접침해도 침해? 
                     - 박팀장의 한걸음 더5 : Spoliation 
  
chapter 5. 사업지원 업무
       01. 사업지원 업무란? 
       02. 비침해 및 무효조사 
              (1) 비침해 조사 
              (2) 무효 조사 
       03. 라이선스 인/아웃 
              (1) 개요 
              (2) 라이선싱 유의점과 팁 
              (3) 로열티 산정 요인들 
              (4) 행정처리 및 세무 
       04. M&A, 사업철수 및 가치평가 
              (1) 자산편입 관련 가이드 
                     가. 특허관리자의 입장
                     나. 자산 편입시 처리 방안 
              (2) 회계기준상의 취급 
              (3) 세법상의 취급
                     가. 자산재평가
                     나. 감가상각 
              (4) 공정거래 관련 문제 
  
chapter 6. 직무발명 및 기술이전 규정
       01. 직무발명규정 제정 및 시행 
              (1) 직무발명 규정 
              (2) 연구자 DB 구축 및 활용 
       02. 기술이전규정 제정 및 시행 
  
chapter 7. 계약 업무
       01. 공동출원계약 
       02. 비밀유지계약 및 물질이전계약 
       03. 공동연구계약에 있어서 지식재산권의 공유 및 라이선싱 
       04. 라이선싱 계약 
                     - 장변리사의 제언7 : 부대비용은 어떻게 나누지? 
  
부록 1. 관련 법 
부록 2. 각종 국문계약서의 예 
부록 3. 각종 서식의 예 
부록 4. 각종 영문계약서의 예 
부록 5. 각국 세무서식 
  
  
  
  
책 속으로
  
특허법률사무소에서의 근무 경험을 바탕으로 인하우스 특허관리자 업무를 익혀감에 있어서 느낀 바는, 특허관리자의 업무가 그 자체로서 고유한 부분들이 있으며 또한, 특허법률사무소 경력이 아무리 많은 변리사라고 해도 알 수 없는 부분이 상당히 많다는 것이다. 이러한 난관에 대해서 국내는 물론 국외에도 해당 업무에 실질적으로 도움이 될 만한 매뉴얼이나 서적을 찾아보았으나 마땅한 자료나 서적을 찾을 수 없었고 그나마 특허관리를 위한 매뉴얼들은 특허청에서 발간하는 심사기준을 다시 풀어쓴 것에 불과하였다. 이에 그동안 업무를 수행하면서 틈틈이 정리한 내용과 신규 변리사들을 대상으로 강의한 내용을 혼자만의 노하우로 남기기보다는 필수적인 부분들을 체계적으로 정리하고자 했다. - 1장 서문 중
  
기업이 시장에 성공적으로 진입하여 사업을 원활하게 유지·발전시키기 위해서는 지식재산 분쟁에 대한 철저한 대비와 대응이 무엇보다 우선적이다. 지식재산 전쟁의 시대라고 하는 현대의 기업경영에서 지식재산경영의 최종 목표가 전쟁에서 살아남아 승리자가 되는 것이라고 한다면, 지식재산 분쟁에 대한 예방 및 대응 전략은 지식재산 경영의 꽃이라고 해도 과언이 아니다. 지식재산 분쟁의 예방 및 대응은 전체 지식재산의 제도, 법률, 관리, 경영 등의 지식재산에 대한 지식과 경험이 총합되어야만 적절한 방향과 전략을 세울 수 있다. 현실적으로 여러 이유로 제대로 된 전략과 계획을 수립하고 이를 실행하는 기업은 안타깝지만 아주 소수에 불과하다. 여기서는 특허 전쟁 시대에 기업의 사내 IP 인력이 기본적으로 가져야할 특허분쟁에 대한 지식과 노하우를 정리해 보고자 한다.- 4장 서문 중

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